Экспертиза на сходство до степени смешения

Экспертиза на сходство до степени смешения

И.В.ЖАРКОВ – действительный член Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам, канд. филолог. наук (Санкт-Петербург)

В действующем законодательстве есть ряд положений, в которых используется понятие сходства обозначений до степени смешения. Речь идет о таких средствах индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, как товарные знаки, коммерческие обозначения, фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров. При этом содержание понятия сходства до степени смешения не раскрывается ни в одном федеральном законе. Таким образом, законодатель не считает, что понятие «сходство до степени смешения» лежит в области юриспруденции. На практике это означает, что при возникновении спора о степени сходства обозначений требуются специальные знания, используются доводы, выходящие за пределы юриспруденции. Установление сходства словесных обозначений до степени смешения – одна из задач лингвистической экспертизы, частным случаем которой является экспертиза наименований.

Семантика словесных обозначений как средства индивидуализации конкретных объектов предполагает их трактовку как собственных имен существительных. Именно в этом качестве они функционируют в русском языке, включая изолированное употребление в русскоязычной культурной среде (например, на вывесках, печатях, фирменных бланках, прейскурантах).

Способность обозначения к ассоциации в сознании человека с другим обозначением препятствует выполнению его индивидуализирующей функции. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания[1] устанавливают для товарных знаков следующий критерий выявления их сходства до степени смешения (п. 14.4.2), фактически сформулированный в форме определения: «Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия».

Это определение, несмотря на внешнюю привлекательность и простоту, представляется не совсем удачным с практической точки зрения. Здесь использована формулировка, которая в принципе допускает прямое применение. Это определение теоретически можно было бы считать операциональным, если бы не одно но. В социологии, социальной психологии, квантитативной лингвистике разработан целый ряд методов выявления ассоциаций, существующих в общественном сознании, характерных для определенной социальной группы или коллектива. Эти методы базируются на сборе статистических данных, требуют проведения серьезных социологических исследований, и достоверные результаты могут быть получены только при большой группе опрашиваемых. Уровень затрат на подобного рода исследования фактически исключает их проведение в рамках споров о степени схожести обозначений, которые во множестве рассматриваются Палатой по патентным спорам.

Практическая неприменимость приведенного выше определения приводит к тому, что в практике Роспатента оно подменяется, на первый взгляд, более операциональным набором критериев, отраженных в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство. Анализ критериев, предлагаемых для словесных обозначений в разделе 4 Рекомендаций, свидетельствует об их размытости, неконкретности, неполноте, отсутствии иерархии признаков по степени важности, что неизбежно ведет к субъективизму экспертных оценок[2]. Заметим, что узаконенное проявление субъективизма в принятии властных решений представляет собой легальный базис для коррупции.

В то же время, с позиции лингвистики, схожестью двух словесных обозначений А и Б до степени смешения может быть названо положение, при котором существуют устойчивые, регулярно воспроизводимые ситуации нормальной коммуникации (Ненормальными условиями коммуникации могут считаться, например, ситуация восприятия письменного текста слабовидящим, клякса на бумаге с текстом, сильная зашумленность канала акустической связи, сильное алкогольное или наркотическое опьянение слушающего и т.п.), когда использование отправителем информации (говорящим) обозначения А приводит к ее восприятию адресатом (слушающим) как относящейся к объекту, обозначаемому Б.

Это альтернативное определение базируется на здравом смысле и лингвистической интерпретации словосочетания «схожесть (сходство) до степени смешения» согласно нормам и правилам современного русского языка, что соответствует требованиям федерального закона «О государственном языке Российской Федерации». Смешение может происходить на уровне как физического восприятия (адресат неправильно расслышал или прочитал обозначение А), так и восприятия психического (адресат правильно расслышал или прочитал обозначение А, но отождествил его с объектом, обозначаемым Б).

Причиной смешения на уровне физического восприятия является тождество или внешнее сходство обозначений А и Б. Смешение на уровне психического восприятия возможно в случаях, когда различия между обозначениями А и Б воспринимаются как внешнее проявление вариативности обозначаемых объектов. Такова ситуация использования в фирменном наименовании того или иного форманта (например, плюс, -ин, -ол, интернэшнл) или иного неохраноспособного элемента, в том числе указания на сферу или род деятельности (например, -дент, фито-, авто-, лизинг, банк, лингво-). Обозначение, в состав которого входит один из подобных элементов, может восприниматься как название филиала, дочернего предприятия, новое наименование фирмы после ее реорганизации и т.п. Обозначение товара, в состав которого входит подобный неохраноспособный элемент, может восприниматься как обозначение модификации исходного товара, вызывать представление о единстве происхождения товаров, маркированных исходным и производным обозначениями.

В словесном обозначении могут присутствовать лингвистически сильные, ослабленные и слабые элементы. Сравнительный анализ обозначений следует проводить с их раздельным учетом. Различительная способность знака наиболее связана с его сильными элементами, в меньшей мере – с ослабленными, практически не связана со слабыми элементами. В Рекомендациях использованы понятия сильных и слабых элементов, при этом имеются в виду исключительно семантические свойства элементов, составляющих обозначение:

«4.2.1.3. В состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, они не носят описательного характера… При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов».

Однако сильные, ослабленные и слабые элементы могут быть выделены также во внешнем (звуковом и графическом) облике знака.

На значимость (с учетом различительной силы) звука в составе словесного обозначения влияет его позиция относительно ударения, определяющая степень его редукции. При редукции в русском языке происходит уменьшение силы и длительности звука (количественная редукция), а также изменение качества звука, вызываемое вялой, недовыполненной артикуляцией (качественная редукция). Например, качественная редукция гласного [а] приводит к его превращению в заударном и не первом предударном слогах в нейтральный э-образный звук, длительность которого в зависимости от манеры речи может сокращаться очень значительно, вплоть до полного его исчезновения.

В качестве фонетически сильных в русском языке следует рассматривать, в частности:
полно- и неполноударные гласные,
согласные, входящие в ударный слог,
шумные глухие согласные, практически не подверженные редукции.

Фонетически ослабленными, как правило, являются:
звуки первого предударного слога,
гласные [у], [ы], [и], не подверженные качественной редукции,
безударный начальный гласный (для слов, начинающихся с гласного), звонкие согласные в безударных слогах.

Фонетически слабыми оказываются остальные звуки.

Сильными должны признаваться также сочетания звуков, которые привлекают к себе внимание и говорящего, и слушающего, редкие для фонетической системы русского языка: например, зияние (два гласных подряд, без согласного между ними, как в словах «киот», «поэт»).

Словесные обозначения в русском тексте склоняются по общим правилам, существующим в языке. При словоизменении внешний облик слов меняется: заменяется флексия (окончание), наблюдается чередование (например, в паре мост – о мосте имеется чередование по твердости/мягкости [т] – [т’]), проявляются беглые гласные: каток – катка. Заметим, что в Рекомендациях о словоизменении нет ни слова, эта возможность полностью выпадает из поля зрения экспертов Роспатента.

Часть звукового облика слова, подверженная модификации при словоизменении, должна рассматриваться как фонетически ослабленная. При сравнительном анализе двух обозначений необходимо принимать во внимание, какие именно изменения наблюдаются во внешнем облике слов при словоизменении. Аналогичные явления должны также учитываться при анализе графического облика словесных обозначений.

[1] Патенты и лицензии. 2003. № 5. С. 32.
[2] См., например: Жарков И.В. Сходство товарных знаков: есть вопросы//Патентный поверенный. 2009. № 1. С. 33.

Вопрос факта. Последствия рассмотрения судами сходства до степени смешения с позиции рядового потребителя

«Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 7, март 2015 г., с. 70-75

13 декабря 2007 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации утвердил информационное письмо № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» 1 . В соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 13, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Предшествующая данному информационному письму судебная практика по искам о запрете незаконного использования товарного знака сводилась к тому, что по многим делам суды назначали экспертизу о сходстве товарного знака истца с обозначением ответчика, назначение экспертизы затягивало дело на год и более, делая судебный запрет незаконного использования товарного знака крайне неэффективным методом защиты исключительных прав.

Понимая сложность и длительность судебного процесса, правообладатели до 2008 года параллельно с подачей искового заявления регулярно подавали заявления в полицию для создания больших проблем нарушителю.

С утверждением информационного письма количество таких заявлений уменьшилось, число судебных дел возросло.

С даты утверждения информационного письма прошло шесть лет и сформировалась определенная судебная практика, результат которой хотелось бы обсудить в данной статье.

Анализируя судебные решения о искам о запрете незаконного использования товарного знака и сравнивая такие решения с судебными решениями об оспаривании решений Роспатента, рассмотревшего возражения против предоставления правовой охраны сходному товарному знаку, можно сделать следующий вывод:

по искам о запрете незаконного использования товарных знаков суды не признают сходными до степени смешения с товарными знаками обозначения, которые Роспатент не зарегистрировал бы в качестве товарного знака в связи с наличием ранних похожих товарных знаков.

Утверждая информационное письмо № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», ВАС РФ в п. 13 указал на то, что «Экспертиза назначается только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует».

Означает ли данная позиция то, что при сравнении товарных знаков не нужно руководствоваться какими-либо нормативными актами, устанавливающими критерии сходства сравниваемых обозначений, например Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32)? 2 — Нет, не обозначает.

В том же п. 13 информационного письма ВАС РФ указывает, что согласно абзацу шестому п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32) (далее – Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, после анализа позиции ВАС РФ, изложенной в п. 13 информационного письма № 122, очевидно, что ВАС РФ указал на то, что установление сходства товарного знака со спорным обозначением не требует специальных познаний, т.е. — проведения экспертизы; вместе с тем при установлении сходства необходимо применять Правила.

Данные Правила применяются Роспатентом при регистрации товарных знаков и рассмотрении возражений против предоставления охраны товарному знаку.

Данные Правила должны применяться судами при сравнении товарного знака с обозначением, используемым ответчиком.

Однако анализ судебных решений показывает, что суды, руководствуясь п. 13 информационного письма ВАС РФ № 122 , приходят к выводу о сходстве / несходстве сравниваемых знаков «с позиции рядового потребителя», т.е. выражают в судебном решении свою субъективную точку зрения с позиции потребителя. Практически во всех анализируемых судебных актах приведена ссылка на сравнение обозначений в соответствии с тремя критериями сходства, установленными Правилами; однако во всех судебных решениях и постановлениях приведенный анализ сходства сравниваемых обозначений проведен не полностью, отсутствуют сравнения по одному или двум признакам сходства: фонетическому, семантическому или графическому.

В подпунктах (а) — (в) п. 14.4.2.2 Правил указаны признаки сходства сравниваемых обозначений: звуковой, графический и смысловой.

В пп. (г) п. 14.4.2.2 Правил указано: Признаки, перечисленные в подпунктах (а) — (в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Это означает, что сходство сравниваемых обозначений может быть по любому из признаков сходства. Отсутствие в судебном акте сравнения по какому-либо из признаков говорит о неполном судебном акте.

За последние 2-3 года очень часто публикуются решения и постановления судов, в которых отсутствует сравнение обозначений по какому-либо из критериев сходства, либо — по двум критериям сходства.

Хотелось бы объяснить такое мнение на примере постановления 9 Арбитражного апелляционного суда по делу А40-187101/2013 3 по иску ООО «Александровы погреба» к ООО «ЭЛ-ГРАНД», ООО «ЭЛИТТОРГ», ООО «ЛеоЛит», ООО «ФудПром», ООО «Топ-Сервис».

По данному делу истец обратился к ответчикам с иском о запрете незаконного использования товарного знака Challenge № 380611 4 и взыскании компенсации.

Товарный знак РФ №380611 Сигара GURKHA Royal Challenge 5

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2014, и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2014, в удовлетворении иска отказано.

Ниже приводим текст постановления 9 ААС по данному делу, сразу по тексту из постановления суда, приведены комментарии, текст из судебного акта выведен курсивом:

Исходя из указанных положений Правил, разрешая вопрос о сходстве до степени смешения словесного обозначения GURKHA либо GURKHA Royal Challenge с товарным знаком CHALLENGE по свидетельству № 380611, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии сходства до степени смешения указанных обозначений и товарного знака истца по всем критериям.

Вывод «отсутствие или наличие сходства по всем критериям» приводится практически во всех решениях и / или постановлениях, установивших сходство или несходство сравниваемых обозначений. Анализа по всем критериям сходства нет.

Из материалов дела следует, что оформление сигар GURKHA представляет собой комбинированное обозначение, в состав комбинированного обозначения сигар GURKHA входят словесные элементы GURKHA и royal challenge. Суд апелляционной инстанции полагает, что сравниваемые обозначения GURKHA либо GURKHA Royal Challenge и CHALLENGE не совпадают во всех элементах и поэтому тождественными считаться не могут.

Анализа на сходство сравниваемых обозначений по трем критериям, установленный Правилами в постановлении не приводиться.

При этом словесный элемент GURKHA занимает доминирующее положение по отношению к словесному элементу royal challenge, поскольку он расположен в центре и выполнен шрифтом большего размера.

На товаре может быть несколько товарных знаков / обозначений. В соответствии с п. 14.4.2.2 Правил «Словесные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы».

Правилами не предусмотрено отсутствие сходства из-за доминирования одного из элементов, который даже не должен учитываться при сравнении словестных обозначений Royal Challenge и Challenge. Суд должен сравнивать и анализировать сходство обозначений Royal Challenge и Challenge. Почему должен? Потому что это делал бы Роспатент в случае, если бы комбинированное обозначение GURKHA Royal Challenge было бы подано на регистрацию в качестве товарного знака. Потому что суды проверяют правильность решений Роспатента, при оспаривании решений Роспатента в которых приводятся такие доводы.

Правильность именно такого подхода отражена постановлении ВАС РФ по делу А40-2569/2011 6 (ООО «Лина» к ООО «Макдоналдс») «Между тем суды необоснованно подвергали оценке размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, наличие на упаковке обозначений и товарных знаков других правообладателей, поскольку перечисленное не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а подлежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения».

Таким образом, именно словесный элемент GURKHA выполняет основную функцию индивидуализации товара (сигар) юридического лица.

Какое это имеет отношение к сходству обозначений Royal Challenge и Challenge?

Словесный элемент royal challenge и по положению в комбинированном обозначении, и по смысловому значению является описательной характеристикой товара, следовательно, в силу подп. 3 п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не обладает различительной способностью.

Имеет ли право суд делать выводы об отсутствии различительной способности товарного знака в иске о запрете использования такого знака? В том же постановлении ВАС РФ по делу А40-2569/2011 (ООО «Лина» к ООО «Макдоналдс») указано:

«Суды неправомерно отказали в иске по мотиву отсутствия различительной способности товарного знака «С ПЫЛУ С ЖАРУ», а также в связи с тем, что обозначение состоит из элементов, характеризующих качество и свойства товара, поскольку предоставление правовой охраны товарному знаку не оспорено в установленном законом порядке.

В п. 62 постановления от 26.03.2009 № 5/29 7 также указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 Кодекса, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 Кодекса.»

Таким образом, суд не может делать вывод об отсутствии различительной способности товарного знака по иску о запрете незаконного использования такого знака.

Суд апелляционной инстанции также полагает необходимым отметить, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Такая позиция соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/04-67-642, Определении от 30.05.2011 № ВАС-5661/11 по делу № А40-39536/10-12-240.

Однако истцом не приведено доказательств того, что вследствие использования ответчиками спорного обозначения Challenge потребители полагали или могли полагать, что спорное обозначение индивидуализирует деятельность истца, как правообладателя товарного знака CHALLENGE по свидетельству № 380611.

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что продукция – сигариллы марки CHALLENGE, о которой речь идет в исковом заявлении, имеется в реальном обороте.

Отсутствие доказательств использования истцом товарного знака CHALLENGE по свидетельству № 380611 оценивается судом апелляционной инстанции как обстоятельство, обуславливающее фактическую невозможность смешения товарного знака истца CHALLENGE» по свидетельству № 380611 в глазах потребителя со спорным обозначением «Challenge, используемым ответчиками.

В последнее время суды очень часто отказывают в иске в связи с недоказанностью смешения товарного знака с используемым ответчиком обозначением. Однако на основании какой нормы права суды отказывают в иске из-за недоказанности использования? Статья 1515 ГК РФ устанавливает два критерия для установления нарушения исключительного права на зарегистрированный товарный знак и запрета использования сходного обозначения:

сходство до степени смешения;

однородность товаров и/ или услуг.

При регистрации товарных знаков Роспатент отказывает в регистрации заявленного обозначения, даже установив вероятность смешения на основании сходства сравниваемых обозначений. Суды, рассматривая иски о запрете незаконного использования и требуя доказывания факта смещения, по всей видимости исходя из требований ст. 65 АПК РФ об обязанности стороны доказать те обстоятельства, на которые сторона ссылается выходят за пределы требований ст. 1515 ГК РФ. Доказывание именно фактического смешения ст. 1515 ГК РФ не требует.

Более того, исключительное право на товарный знак возникает из государственной регистрации товарного знака, у правообладателя нет обязанности использовать свой товарный знак как минимум 3 года с даты его регистрации. Если с иском обращается правообладатель, который не начал использование своего товарного знака и который не может представить доказательств использования и соответственно фактического смешения, суд откажет в иске из-за отсутствия доказательств фактического смешения? Или же, правообладатель обращается с иском о запрете использования товарного знака, после регистрации которого прошло 3 года, суд откажет в иске из-за отсутствия доказательств фактического смешения, по факту приняв решение о досрочном прекращении товарного знака в связи с неиспользованием?

Исходя из изложенного, суды при рассмотрении исков о незаконном использовании сходного с товарным знаком обозначения должны приводить анализ сравнения товарного знака и обозначения в соответствии с критериями Правил. Подобные споры во всех арбитражных судах рассматривают специализированые составы, и судьи обладают специальными познаниями для проведения такого анализа.

Если суд, рассматривающий такое дело, не обладает познаниями для самостоятельного проведения анализа сравниваемых обозначений в соответствии с Правилами, или в исковом заявлении и / или отзывах отсутствует подобный анализ, произведенный сторонами, который суд может оценить и положить в основу судебного акта, — суд должен назначить судебную экспертизу для оценки сходства, т.к. не обладает соответствующими специальными познаниями.Нынешняя судебная практика приводит к тому, что суды отказывают в иске о запрете незаконного использования товарного знака, признавая несходными обозначения, которые никогда не могли бы быть зарегистрированными в качестве товарного знака.

Просмотрев судебные решения за последние полгода, можно привести следующие примеры —

— Дело А40-55565/2013 8 , товарный знак «УСПЕХ», № 386090 и обозначение «Ваш успех — салон красоты»;

— Дело А41-65696/2013 9 , товарный знак «ТРЭЛ-ДЕТАЛЬ», № 458996 и обозначение «ТРЭЛ»;

— Дело А41-57871/2013 10 , товарный знак «ГУРМАН», № 213841 и обозначение «Рублевский гурман»;

— Дело А40-135039/2013 11 , товарный знак «САМСОН», № 260887 и обозначение SAMSONAS;

— Дело А40-77233/2013 12 , товарный знак «Автоэксперт», № № 326231, 341719 и обозначения experttyres.ru и «ЭКСПЕРТ ШИН».

При этом нужно обратить особое внимание, что в ряде случаев правообладатели, сталкиваясь с подобными мотивировками судебных решений, не идут оспаривать судебные решения либо в апелляцию, либо в кассацию. Несмотря на то, что подача жалобы на решение – это право стороны, стороны — правообладатели не видят возможность изменить существующую практику, не желают нести расходы на представителей, даже несмотря на то, что могут взыскать судебные расходы в случае выигрыша. Такая мотивировка судебных решений подрывает у правообладателей уважение к судебной системе.

Принятие подобных решений приводит к тому, что лица, использующие сходные обозначения, не идут регистрировать используемые ими обозначения в качестве товарных знаков, а просто пользуются ими. Получив иск о запрете незаконного использования, нарушители убеждают суд в отсутствии доказательств факта смешения и, выиграв суд, продолжают использование сходного обозначения без регистрации товарного знака.

В этой связи следует отдельно обсудить еще одно последствие применения судами п. 13 информационного письма № 122 Президиума ВАС РФ, согласно которому вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Анализ сегодняшней судебной практики по искам о запрете незаконного использования товарного знака показывает, что суды, запрещая незаконное использование товарного знака или отказывая в таком иске, отделяют сходство товарного знака с оспариваемым обозначением от недобросовестности и/или недобросовестной конкуренции со стороны ответчика.

Однако, исходя из системного анализа положений ГК РФ в части товарных знаков, а так же многочисленной судебной практики, понятно, что целью использования сходного до степени смешения обозначения является использование чужой репутации, репутации, которая создана правообладателем, получение необоснованных преимуществ за счет правообладателя. Использование чужой репутации для продвижения своего товара является элементом недобросовестной конкуренции.

Суды, вероятно полагая, что недобросовестная конкуренция – это отдельное нарушение ст. 14 Закона РФ «О защите конкуренции», не исследуют сходство до степени смешения с точки зрения недобросовестности.

Такой подход приводит к тому, что ответчик (нарушитель) может не нарушать права на товарный знак, но будет нарушать антимонопольное законодательство, когда ФАС РФ признает действия ответчика недобросовестной конкуренцией.

Резюмируя, можно сказать следующее.

Скорее всего кто-то. прочитав данную статью, решит, что предлагаемый подход о необходимости наличия в судебных актах по искам о запрете незаконного использования товарных знаков анализа сравниваемых обозначений в соответствии с критериями Правил излишен и не обоснован.

В этом случае целью данной статьи является необходимость применения одинакового подхода как по искам о запрете незаконного использования товарного знака, так и при регистрации обозначений в качестве товарных знаков.

Если сходство до степени смешения является вопросом факта, которое должно оцениваться судом с позиции рядового потребителя и не требует полного анализа в соответствии с Правилами, — тогда и при регистрации заявленных на регистрацию обозначений должен быть такой же подход: эксперты Роспатента должны сравнивать заявленное на регистрацию обозначение с точки зрения рядового потребителя. А суд, рассматривая заявления об оспаривании решений Роспатента о сходстве знаков, не должен требовать полного анализа критериев сходства, регламентированных Правилами.

1 См. Информационное письмо № 122, утвержденное Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // СПС «ГАРАНТ».

2 См. Приказ Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» // СПС «ГАРАНТ».

3 См. Постановление 9 ААС по делу А40-187101/2013 // СПС «ГАРАНТ».

4 См.: Реестр товарных знаков Роспатента, товарный знак Challenge № 380611[Электронный ресурс] // Интернет-сайт ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности // http://www1.fips.ru (дата обращения – 19 декабря 2014 года).

5 Источник фотографии сигары GURKHA Royal Challenge – Интернет-сайт «http://www.cigarinspector.com».

6 См. Постановление ФАС РФ по делу А40-2569/2011 (ООО «Лина» к ООО «Макдоналдс») // СПС «ГАРАНТ».

7 См. Совместное постановление пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 // СПС «ГАРАНТ».

Сходство до степени смешения

Для ответа на поставленный вопрос эксперты исследовали товарный знак «Х» и товарный знак «У» на уровне формы (звука и графического изображения) и содержания (значения). Было установлено, что исследуемые обозначения содержат вербальные компоненты «Х» и «У», полностью совпадающие по своему фонетическому оформлению, из чего был сделан вывод об установлении полного тождества словесных компонентов исследуемых товарных знаков. Графический анализ исследуемых товарных знаков предполагал исследование шрифта, расположения надписи, букв, алфавита, цвета, общего зрительного восприятия. Было установлено, что по большинству параметров (степень схематичности/реалистичности, общее зрительное впечатление, размер, алфавит, шрифт и т. д.) сравниваемые товарные знаки имеют значительное сходство. Установленное тождество вербальных элементов, подкрепленное значительным сходством графических, позволило говорить о семантическом тождестве.

Таким образом, в ходе анализа для исследуемых компонентов «Х» и «У» было установлено: фонетическое тождество, значительное графическое сходство (по большинству параметров), семантическое тождество. Исходя из этого эксперты пришли к выводу, что рассмотренные товарные знаки следует признать сходными до степени смешения.

«CRISTALINO»: дело о сходстве до степени смешения

Компания «Шампань Луи Рёдерер» подала возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590298 «CRISTALINO», зарегистрированному на имя ООО «НОРДЭКС» в отношении товаров 33 класса МКТУ.

По мнению заявителя, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками по свидетельствам № 528701 и № 528702, содержащими словесный элемент «CRISTAL».

Стоит отметить, что ООО «Нордэкс» ввозит в Россию игристые вина под маркой «CRISTALINO», произведенные испанской компанией «J.Garcia Carrion» либо ее правопредшественником Jaume Serra. Между компаниями «Champagne Louis Roederer» и испанским производителем «J.Garcia Carrion» долгие годы велись судебные тяжбы по поводу правомерности использования обозначения, сходного до степени смешения со всемирно известным брендом шампанского вина «CRISTAL». Зарубежные судебные споры разрешились в пользу французской компании.

Заявителем был представлен пакет документов, в том числе заключение по результатам социологического опроса, подготовленное Лабораторией социологической экспертизы ИС РАН. Заявитель указывает, что в ходе рассмотрения спора по делу № СИП-427/2017 было установлено, что у относительного большинства потребителей (43,7%) словесное обозначение «CRISTAL» ассоциируется с шампанским. Хотя предметом социологического исследования являлся товарный знак «CRISTALINO» по свидетельству № 524860, полученные результаты, подтверждающие смешение знаков и возможность введения в заблуждение потребителей, имеют важное значение для оценки охраноспособности незначительно отличающегося от регистрации № 524860 оспариваемого товарного знака № 590298.

Коллегия отмечает, что сопоставление основных элементов сравниваемых знаков показало фонетическое вхождение одного обозначения в другое. При этом, слово «CRISTALINO» само по себе достаточно длинное, вследствие чего основное запоминание подобных обозначений потребителем происходит за счет начальной части слова, а внимание к окончанию слова снижено. Изложенное позволяет признать сравниваемые обозначения фонетически сходными. Также коллегия отметила, что сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия, т.е. являются сходными.

Роспатент принял следующее решение: удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590298 недействительным полностью.

Что такое сходство до степени смешения?

Степень смешения товарных знаков — это такой уровень схожести товарных знаков, при котором они ассоциируются друг с другом и, тем самым, могут ввести потребителей в заблуждение.

Екатерина имеет более 6 лет юридической практики. Она присоединилась к ФПБ «Гардиум» в 2012 году. Екатерина в составе группы юристов Федерального Патентного Бюр.

Согласно статье 1483 ГК РФ, товарные знаки сходные до степени смешения в отношении однородных товаров зарегистрировать нельзя. То есть, если схожий товарный знак уже зарегистрирован на территории РФ по тем же продуктам или услугам или же подана заявка на регистрацию такого товарного с более ранним приоритетом, такой товарный знак зарегистрировать не получится.

Исключением может быть ситуация, когда правообладатель схожего товарного знака даст разрешение на регистрацию, при условии, что зарегистрированный товарный знак не будет вводить потребителей в заблуждение.

Проверка товарного знака на тождество и сходство с уже зарегистрированными товарными знаками и знаками, поданными на регистрацию ранее, проводится специалистами Федерального института промышленной собственности (ФИПС) во время процедуры экспертизы товарного знака.

Сходство товарных знаков до степени смешения определяется на основе общего впечатления от товарного знака. В зависимости от вида товарного знака (словесный, изобразительный, звуковой) это впечатление может быть зрительным, слуховым или смысловым.

Например, независимо от способа написания, слова ROXY, ROXI, ROXIE и РОКСИ будут звучать одинаково, и это может ввести потребителей в заблуждение, поэтому такие товарные знаки не могут быть зарегистрированы на разных правообладателей в совпадающих классах.

Смотрите так же:

  • Стадии отклонения закона Стадии отклонения закона 7. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: ПОНЯТИЕ, СТАДИИ Законодательный процесс является составной частью правотворческого процесса и представляет собой урегулированный Конституцией РФ и регламентами палат Федерального Собрания РФ порядок (процедуры) обсуждения, принятия и […]
  • Статья о назначении экспертизы Статья о назначении экспертизы Об этой странице Мы зарегистрировали подозрительный трафик, исходящий из вашей сети. С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот. Почему это могло произойти? Эта страница отображается в тех случаях, когда […]
  • Приказ о назначении ответственных лиц по охране труда в доу Приказы по охране труда На начало календарного года заведующим издаются приказы по охране труда, в которых закреплены ответственные лица за данное направление работы, за пожарную и антитеррористическую безопасности, электрохозяйство. - Приказ об охране труда и соблюдении правил техники […]
  • Если нет доходов по усн доходы какая сумма налога УСН-доходы в 2018 году (6 процентов): что нужно знать? УСН-доходы 2018 года в части основных правил применения не отличается от порядка предшествующих лет. Рассмотрим подробнее эти правила для УСН доходы - 2018. Как перейти на упрощенную систему налогообложения по ставке 6% Применение […]
  • Закон о новой категории Новый закон о водительском удостоверении категории "В" с 16 лет В Государственную думу внесен законопроект О выдаче прав категории "В" с 16 лет. В Госдуму РФ внесен неожиданный для всехзаконопроект, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части […]
  • Бланк справка о единовременном пособии Справка о неполучении единовременного пособия при рождении ребенка Одна из выплат, положенных семье по случаю рождения ребенка — единовременное денежное пособие, которое выдается любому из родителей (матери или отцу) или лицу, которое их заменяет. Подать заявление и соответствующие […]